Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) выпустило решение, которое заставит оспаривающих патенты пересмотреть свои стратегии. Это Решение по делу об отмене, вынесенное в понедельник, 27 апреля 2026 года, — это не просто бюрократическое уточнение; это резкий поворот в определении того, когда вступает в силу эстоппель согласно 35 U.S.C. § 315(e)(1). В частности, оно переопределяет, что означает «запрашивать» разбирательство «в Ведомстве», и последствия для сроков и стратегии весьма значительны.
Речь идет об участившемся «танце», когда сторона инициирует межинститутский обзор (IPR) и затем одновременно — или почти одновременно — подает заявление на единоличную повторную экспертизу по тому же патенту. Суть вопроса в деле HID заключалась в том, будет ли подача заявления на повторную экспертизу во время текущего IPR, но до вынесения окончательного письменного решения по нему, защищать заявителя от эстоппеля. Ответ теперь звучит как решительное «нет», если окончательное решение будет вынесено до того, как повторная экспертиза будет формально назначена.
Что теперь значит «запрос»?
Центральным моментом переосмысления USPTO является слово «запрос» (request) в Разделе 315(e)(1). Этот раздел, как известно, запрещает заявителю (или связанным с ним лицам) инициировать или продолжать разбирательство в Ведомстве по пунктам, уже охваченным окончательным письменным решением по предыдущему IPR, при условии, что основания могли быть заявлены в этом IPR.
Ведомство теперь провело четкую линию, разделив временную шкалу на две отдельные фазы:
- Период до назначения: Этот период начинается с момента подачи запроса на единоличную повторную экспертизу и заканчивается непосредственно перед тем, как Директор издаст приказ о повторной экспертизе согласно Разделу 304. В течение этой фазы Ведомство лишь рассматривает запрос; формальное разбирательство еще не началось.
- Период после назначения: Это период после издания приказа по Разделу 304. Здесь уже идет полноценное разбирательство.
Это различие критически важно. До приказа по Разделу 304 еще нет «разбирательства», которое можно было бы «продолжать». Это соответствует прежней позиции Ведомства о том, что оно может продолжить уже назначенную повторную экспертизу, даже если IPR будет инициирован позже. Но это напрямую ставит под сомнение идею о том, что сам этап до назначения является «разбирательством», которое может быть продолжено.
“Заявители больше не могут рассчитывать на подачу запроса на повторную экспертизу во время производства по IPR… и получение приказа до вынесения окончательного письменного решения.”
Расширенное определение «запроса» теперь охватывает весь акт обращения за повторной экспертизой, от первоначальной подачи до установленного законом срока для принятия решения Директором (который ограничен тремя месяцами согласно Разделу 303). Это означает, что эстоппель по Разделу 315(e)(1) действительно может применяться, если окончательное письменное решение по IPR будет вынесено в течение этого периода «запроса». Именно это и стало проблемой для HID. Окончательное письменное решение по их IPR было вынесено 13 августа 2024 года. За четыре дня до этого они подали заявление на единоличную повторную экспертизу, но приказ Директора о ее назначении вышел только 4 ноября 2024 года. Решение по IPR опередило приказ о повторной экспертизе, и — бац — применился эстоппель, запретив HID «запрашивать» повторную экспертизу.
Стратегическое сжатие тактики «IPR-затем-повторная экспертиза»
Это решение фактически ужесточает временные рамки для так называемой тактики «IPR-затем-повторная экспертиза». Компании не могут просто подать запрос на повторную экспертизу, когда им это удобно во время IPR — например, после того, как тон коллегии патентного ведомства во время устных слушаний намекает на благоприятный исход — а затем надеяться получить приказ до окончательного письменного решения. Если это окончательное решение выйдет, пока запрос на повторную экспертизу находится на начальной стадии до назначения, этот запрос может быть признан запрещенным.
Для юридических команд, управляющих сложными, многофронтовыми патентными оспариваниями, это повышает важность «загрузки» самых сильных доказательств предшествующего уровня в первоначальное заявление на IPR. Это также заставляет более реалистично оценивать риски, связанные с пересмотром Директором, апелляциями и потенциальными отменами, которые могут продлить сроки принятия решений PTAB.
Что дальше на патентной арене?
Решение по делу HID, похоже, разблокировало ряд других решений по единоличным повторным экспертизам, касающихся схожих вопросов сроков и эстоппеля. Хотя HID может подать иск по Закону об административных процедурах в федеральный суд для оспаривания решения USPTO, вполне вероятно, что само Ведомство полностью осознавало такую возможность.
Чего это решение не делает, так это не закрывает полностью дверь для серийных оспариваний. Теперь мы можем увидеть, что запросы на единоличную повторную экспертизу будут подаваться значительно раньше в процессе IPR — возможно, примерно во время запроса на устные слушания, которые часто проходят примерно за пять месяцев до установленного законом срока для Окончательного письменного решения PTAB. Это обеспечивает несколько более широкий, хотя и все еще более узкий, временной интервал для стратегических подач на повторную экспертизу.
Каково окончательное влияние? Более тактичный, возможно, более консервативный подход к усилиям по аннулированию патентов. Оспаривающие стороны должны будут быть исключительно точны в своих сроках и исчерпывать свои аргументы на начальном этапе.
Справедливо ли это решение?
С чисто процедурной точки зрения, логика USPTO в деле HID внутренне последовательна. Переопределив «запрос», включив в него весь процесс от подачи до назначения, они создали более четкую, хотя и более строгую, границу для эстоппеля. Цель состоит в том, чтобы предотвратить использование повторной экспертизы в качестве стратегической задержки или механизма «второго шанса», когда IPR близится к завершению, но еще не завершен. Это способствует окончательности процесса IPR, что является постоянной целью USPTO. Однако для сторон, которые добросовестно обнаруживают новые доказательства предшествующего уровня или хотят укрепить свои аргументы через другой административный путь, это решение может показаться ограничительным, вынуждая более агрессивные стратегии подачи на начальном этапе.
Как это повлияет на стоимость патентных споров?
Непосредственное влияние, вероятно, будет заключаться в увеличении первоначальных юридических расходов. Чтобы снизить риск, связанный с сузившимся временным окном, стороны должны будут инвестировать больше ресурсов в тщательный поиск предшествующего уровня и более сильную первоначальную подготовку ходатайств для IPR. Это может привести к более высоким затратам, связанным с подготовкой первоначальной подачи на IPR. С другой стороны, это потенциально может снизить общую стоимость судебных разбирательств, вынуждая вопросы решаться и, возможно, разрешаться раньше, предотвращая затяжные многосторонние споры, которые «высасывают» деньги в течение длительных периодов. Долгосрочное влияние на общие затраты будет зависеть от того, насколько эффективно стороны адаптируют свои стратегии к этому новому ландшафту.
🧬 Связанные материалы
- Читайте также: Скрытые отводы Верховного суда и разделенный состав: Анализ еженедельного обзора “How Appealing”
- Читайте также: Торговая марка Тейлор Свифт с использованием ИИ: Ход ва-банк?
Часто задаваемые вопросы
Что означает решение USPTO по делу HID для оспаривающих патенты? Это означает, что подача запроса на единоличную повторную экспертизу во время текущего IPR теперь более рискованна, если окончательное письменное решение по IPR будет вынесено до того, как повторная экспертиза будет формально назначена Директором USPTO. Может быть применен эстоппель, запрещающий повторную экспертизу.
Могу ли я подать заявление на повторную экспертизу после решения по IPR? Вы по-прежнему можете подать заявление на повторную экспертизу, но если окончательное письменное решение по IPR будет вынесено до того, как ваш запрос на повторную экспертизу будет назначен Директором, вы можете быть лишены права на проведение этой повторной экспертизы на основании тех же аргументов, которые могли быть или были заявлены в IPR.
Закрыло ли USPTO дверь для серийных патентных споров? Нет, не совсем. Окно для подачи запросов на повторную экспертизу во время IPR значительно сузилось, но подачи по-прежнему могут быть сделаны раньше в процессе IPR, потенциально примерно во время устных слушаний, чтобы обеспечить назначение до окончательного решения.
